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本文來源：中國(guó)工商報(bào) 本文作者：www.uonn.cn 發(fā)布時(shí)間:2022-05-25
中國(guó)商標(biāo)查詢中心最新報(bào)道：“益母草”無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。案情回放
2006年11月23日，山東益母婦女用品有限公司向工商部門投訴，要求查扣市場(chǎng)上侵犯其“益母草”商標(biāo)注冊(cè)專用權(quán)的其他廠商生產(chǎn)的“益母草”衛(wèi)生巾。工商部門隨后對(duì)市場(chǎng)上其他廠商生產(chǎn)的“益母草”衛(wèi)生巾以涉嫌商標(biāo)侵權(quán)為由予以查封或下架處理。2006年12月28日，山東臨沂天潤(rùn)婦女用品有限公司（生產(chǎn)“源深”牌益母草衛(wèi)生巾、“天潤(rùn)”牌益母草衛(wèi)生巾）以12月1日商評(píng)委已受理其就“益母草”注冊(cè)不當(dāng)提出的爭(zhēng)議為由，要求工商部門中止處理該案。
作者認(rèn)為，從被查處的“益母草”商標(biāo)注冊(cè)過程來看，該商標(biāo)經(jīng)歷了申請(qǐng)注冊(cè)，駁回復(fù)審、異議、異議復(fù)審等程序，最終獲得商標(biāo)局頒發(fā)的《商標(biāo)注冊(cè)證》。雖然當(dāng)事人提出了爭(zhēng)議，商評(píng)委也受理了，但該商標(biāo)已獲注冊(cè)，專用權(quán)受法律保護(hù)這一事實(shí)不可改變。侵權(quán)人未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同類產(chǎn)品上擅自使用該注冊(cè)商標(biāo)（無論是用作商標(biāo)還是裝潢），侵權(quán)事實(shí)是存在的。當(dāng)事人提出了中止案件查處的請(qǐng)求，但拒絕提供相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，因此不具備中止查處的法定條件。此案應(yīng)按正常辦案程序繼續(xù)查處。（此稿件刊登于1月25日本版，標(biāo)題為《中止還是正常查處》）
該案應(yīng)當(dāng)中止處理
筆者認(rèn)為應(yīng)暫不追究當(dāng)事人的侵權(quán)責(zé)任，只能中止處理。
中國(guó)商標(biāo)查詢“益母草”商標(biāo)歷經(jīng)申請(qǐng)注冊(cè)、駁回復(fù)審、異議、異議復(fù)審等程序，獲得《商標(biāo)注冊(cè)證》，取得商標(biāo)專用權(quán)，當(dāng)事人未經(jīng)注冊(cè)人同意，生產(chǎn)銷售“益母草”衛(wèi)生巾，侵權(quán)行為成立，但繼續(xù)查處的理由不充分�！渡虡�(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定，有關(guān)撤銷商標(biāo)注冊(cè)的決定或裁定，對(duì)在撤銷前人民法院作出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的判決、裁定，工商行政管理部門作出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的處理決定，不具有追溯力�！秶�(guó)家工商局關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)案件涉及異議、爭(zhēng)議等程序問題的處理意見》（以下簡(jiǎn)稱《處理意見》）第二條規(guī)定，被投訴人在被查處過程中以注冊(cè)不當(dāng)為由向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)請(qǐng)求裁定撤銷投訴人注冊(cè)商標(biāo)的，工商行政管理機(jī)關(guān)可以中止處理。此項(xiàng)規(guī)定正是體現(xiàn)了上述立法精神。《處理意見》中規(guī)定的是“中止”而不是“終止”，就是為了既保障被投訴人的合法救濟(jì)途徑，又避免侵權(quán)行為逃避打擊。在商評(píng)委或人民法院作出最終裁定前，侵權(quán)人暫不承擔(dān)侵權(quán)的行政責(zé)任。
侵權(quán)人拒絕提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，不是中止處理的必要條件�！短幚硪庖姟纷鞒觥氨煌对V人應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)�！钡囊�(guī)定，只是為了使案件更好地查處，是基于“裁定駁回爭(zhēng)議申請(qǐng)”的假設(shè)。因此，本案中，工商部門應(yīng)當(dāng)接受當(dāng)事人的申請(qǐng)，中止處理該案，待商評(píng)委作出裁定后再作出是繼續(xù)處理還是撤銷的決定。
□江西省分宜縣工商局 鄭向洪
筆者認(rèn)為本案商標(biāo)侵權(quán)不成立，理由如下：
當(dāng)事人在其生產(chǎn)的商品上使用“益母草”的行為，并非是商標(biāo)意義上的使用，“益母草”僅僅表明商品的原料，即“源深”牌（或“天潤(rùn)”牌）衛(wèi)生巾的原料中有益母草成分。對(duì)于直接表示商品的原料，不準(zhǔn)他人在其商業(yè)活動(dòng)中使用，這對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者而言，顯然是不公平的。
《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用�！币簿褪钦f，雖然“益母草”商標(biāo)已經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)，但注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人——山東益母婦女用品有限公司也無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。
原文作者根據(jù)原國(guó)家工商局發(fā)布的《關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)案件涉及異議、爭(zhēng)議等程序問題的處理意見》（工商標(biāo)字［1996］第80號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“第80號(hào)”）第二條的規(guī)定，認(rèn)為當(dāng)事人拒絕提供相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，因此不具備中止查處的法定條件，此案應(yīng)按正常辦案程序繼續(xù)查處。對(duì)于作者的這一觀點(diǎn)，筆者也不大贊同�！暗�80號(hào)”屬于規(guī)范性文件，它的法律效力層級(jí)較低；且對(duì)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保應(yīng)當(dāng)“如何提供”、“提供給誰”、“提供多少”等一系列問題語焉不詳。因此，把“拒絕提供相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)�！弊鳛槔^續(xù)查處的法定條件，未免有點(diǎn)牽強(qiáng)。
綜上，筆者認(rèn)為本案商標(biāo)侵權(quán)不成立，應(yīng)當(dāng)撤銷案件。
□四川省自貢市大安區(qū)工商局 夏績(jī)惠
“益母草”應(yīng)當(dāng)受保護(hù)
針對(duì)此案，筆者想結(jié)合《商標(biāo)法》1993年修訂版（以下簡(jiǎn)稱舊法）和2001年新修改版（以下簡(jiǎn)稱新法）談點(diǎn)看法。
“益母草”商標(biāo)的顯著性問題
舊法第七條規(guī)定：“商標(biāo)使用的文字、圖形或者其組合，應(yīng)當(dāng)具有顯著特征，便于識(shí)別。使用注冊(cè)商標(biāo)的，并應(yīng)當(dāng)標(biāo)明‘注冊(cè)商標(biāo)’或者注冊(cè)標(biāo)記�！钡诎藯l規(guī)定：“商標(biāo)不得使用下列文字、圖形：……（6）直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的�！�
新法第十一條規(guī)定：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：……（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）缺乏顯著特征的。前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。”
由上述對(duì)比可知，新修改的《商標(biāo)法》對(duì)經(jīng)過使用取得顯著性的商標(biāo)予以注冊(cè)認(rèn)可。而從原文案例的背景資料中可得知，山東益母婦女用品有限公司（以下稱“益母公司”）在衛(wèi)生巾產(chǎn)品中添加“益母草”成分并不是該行業(yè)內(nèi)慣常做法，同時(shí)“益母草及圖”商標(biāo)經(jīng)該公司長(zhǎng)期使用和大量宣傳，在該行業(yè)已享有較高知名度，得到消費(fèi)者普遍認(rèn)可，經(jīng)過使用已具備了識(shí)別性和顯著性。2004年11月15日，商評(píng)委下發(fā)商評(píng)字［2004］第5831號(hào)《商標(biāo)駁回復(fù)審決定書》，準(zhǔn)予“益母草”商標(biāo)注冊(cè)并予公告。故而“益母草”商標(biāo)未違反《商標(biāo)法》的禁止性規(guī)定，并依法通過異議裁定程序成為益母公司的合法注冊(cè)商標(biāo)。
異議裁定的效力問題
舊法第十九條規(guī)定：“對(duì)初步審定的商標(biāo)，自公告之日起三個(gè)月內(nèi)，任何人均可以提出異議。無異議或者經(jīng)裁定異議不能成立的，始予核準(zhǔn)注冊(cè)，發(fā)給商標(biāo)注冊(cè)證，并予公告；經(jīng)裁定異議成立的，不予核準(zhǔn)注冊(cè)。”
新法第三十四條第（三）項(xiàng)規(guī)定：“經(jīng)裁定異議不能成立而核準(zhǔn)注冊(cè)的，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人取得商標(biāo)專用權(quán)的時(shí)間自初審公告三個(gè)月期滿之日起計(jì)算�！�
中國(guó)商標(biāo)查詢“益母草”商標(biāo)的注冊(cè)經(jīng)歷了申請(qǐng)——駁回——申請(qǐng)復(fù)審——復(fù)審決定初步公告——異議——異議裁定——異議復(fù)審——異議復(fù)審裁定8個(gè)環(huán)節(jié)的程序，最后在2006年9月26日，商評(píng)委下發(fā)商評(píng)字［2006］第3163號(hào)異議復(fù)審裁定書，裁定1907456號(hào)“益母草及圖”商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。那么根據(jù)新法的規(guī)定，益母公司的“益母草”商標(biāo)專用權(quán)的時(shí)間應(yīng)自2004年11月15日初審公告三個(gè)月期滿即2005年2月14日起計(jì)算。而原文中的侵權(quán)行為是發(fā)生在2006年中，其侵權(quán)行為在時(shí)效上當(dāng)然成立。
注冊(cè)不當(dāng)為由對(duì)抗商標(biāo)權(quán)的問題
舊法第二十八條、新法第四十二條規(guī)定：“對(duì)核準(zhǔn)注冊(cè)前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標(biāo)，不得再以相同的事實(shí)和理由申請(qǐng)裁定�！�
舊法中規(guī)定商評(píng)委的裁定是終局裁定，新法修改為司法裁定為終審裁定，不服商評(píng)委的裁定可在法定期限內(nèi)向人民法院起訴。因此原文案例中的山東臨沂天潤(rùn)婦女用品有限公司在商評(píng)委作出“益母草”商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)的異議復(fù)審裁定后，應(yīng)當(dāng)通過司法途徑提出不同意見（事實(shí)上該公司似乎并沒有這么做），而不能通過商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)再以同一事由對(duì)抗益母公司的“益母草”商標(biāo)注冊(cè)專用權(quán)。
綜上所述，筆者認(rèn)為當(dāng)事人侵權(quán)行為成立，工商部門應(yīng)正常查處。
思 索
通過這個(gè)案例，筆者認(rèn)為，經(jīng)營(yíng)者雖然可以通過使用使非顯著性標(biāo)志具備顯著性從而獲得注冊(cè)，但這種類型的商標(biāo)仍有先天不足。這類商標(biāo)在獲得商標(biāo)專用權(quán)之后，如不能借助《商標(biāo)法》進(jìn)行主動(dòng)有效的保護(hù)，宣傳和品質(zhì)的保證一旦跟不上，再加上使用不當(dāng)?shù)纫蛩兀@種顯著性極容易喪失，從而演變成商品的通用名稱，大家熟知的“阿斯匹林”、“凡士林”等，曾經(jīng)一度都是注冊(cè)商標(biāo)，后來逐漸演化成為該類商品的通用名稱。因此筆者認(rèn)為，這類商標(biāo)可通過采取以下做法來預(yù)防演變成通用名稱：一是在商品上或商品外包裝上加注注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)記，以免產(chǎn)生誤解；二是在廣告宣傳時(shí)盡量將商標(biāo)與通用名稱連在一起使用，如海爾空調(diào)、益母草衛(wèi)生巾、兩面針牙膏等，以免淡化商標(biāo)。三是加緊防范，一旦發(fā)現(xiàn)有把注冊(cè)商標(biāo)用作通用名稱的情形，馬上采取措施，并強(qiáng)調(diào)和闡明兩者的區(qū)別。
