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使用冒牌地板的承包人竟不侵權(quán)？
本文來(lái)源：中國(guó)工商報(bào) 本文作者：www.uonn.cn 發(fā)布時(shí)間:2022-05-25
中國(guó)商標(biāo)查詢中心最新報(bào)道：使用冒牌地板的承包人竟不侵權(quán)？案情
“shengda”與“升，達(dá)”系四川升達(dá)林產(chǎn)有限公司 (下稱升達(dá)公司)分別于1998年2月和2000年2月注冊(cè)的商標(biāo)注冊(cè)，核定使用商品為第19類地板等。2004年2月25日，“升達(dá) shengda”文字及圖形商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。同日，浙江某建設(shè)有限公司臺(tái)州市警察學(xué)校工程項(xiàng)目部將其承建工程中的復(fù)合地板分項(xiàng)工程分包給史某，雙方協(xié)議約定使用“升達(dá)”牌強(qiáng)化復(fù)合地板，單價(jià)為每平方米82元。次日，史某向地板銷售商湯某支付預(yù)付款4萬(wàn)元，以每平方米20元的價(jià)格采購(gòu)所需地板。3月1日，湯某將標(biāo)有“上海升達(dá)地板”、“上海艾藍(lán)裝飾材料有限公司(下稱上海艾藍(lán)公司)”等文字標(biāo)識(shí)的2269平方米地板運(yùn)送至學(xué)校工地。3月3日，上述地板在沒(méi)有安裝前因他人舉報(bào)而被工商部門依法查扣。
分歧
“上海升達(dá)地板”是上海艾藍(lán)公司的商品名稱，該名稱與“升達(dá)”馳名商標(biāo)近似，上海艾藍(lán)公司的行為屬于《商標(biāo)法實(shí)施條例》(下稱《條例》)第五十條第(一)項(xiàng)所指的在同一種商品上將與他人注冊(cè)商標(biāo)相近似的標(biāo)志作為商品名稱使用的侵權(quán)行為，其生產(chǎn)的地板屬于侵權(quán)商品沒(méi)有疑問(wèn)。但史某作為地板安裝工程的承包人，采購(gòu)并使用侵權(quán)地板，其行為該如何定性?對(duì)此，執(zhí)法人員有三種不同意見(jiàn)。
中國(guó)商標(biāo)查詢第一種意見(jiàn)認(rèn)為，史某的行為屬于《條例》第五十條第(二)項(xiàng)所指的故意為侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為提供便利條件的行為。理由是：史某以每平方米20元的低價(jià)購(gòu)進(jìn)“上海升達(dá)地板”，其主觀上應(yīng)該明知湯某經(jīng)銷的、上海艾藍(lán)公司生產(chǎn)的地板為侵權(quán)商品，卻仍購(gòu)進(jìn)并準(zhǔn)備冒充正品使用在工程中，其行為屬于為商標(biāo)侵權(quán)行為提供便利條件。
第二種意見(jiàn)認(rèn)為，史某的行為屬于《商標(biāo)法》第五十二條第(二)項(xiàng)所指的銷售侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)商品的行為。理由是：商品銷售是通過(guò)進(jìn)、銷差價(jià)來(lái)獲取利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)行為，史某以每平方米20元的冒牌地板頂替每平方米82元的正品地板，其目的明顯不是賺取安裝勞務(wù)費(fèi)，而是為了獲取冒牌地板與正品地板之間的高額差價(jià)，其行為屬于一種銷售行為。
第三種意見(jiàn)認(rèn)為，史某的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。理由是：地板工程承包協(xié)議屬于《合同法》規(guī)定的由承攬人提供原材料的承攬合同，史某作為承攬人，其購(gòu)買地板的目的在于履行承攬協(xié)議而非單純的銷售，其行為應(yīng)屬于承攬行為，不屬于銷售行為，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
結(jié)論
鑒于該案復(fù)雜的特征和結(jié)案分歧意見(jiàn)較大的現(xiàn)狀，辦案單位建議“升達(dá)”商標(biāo)注冊(cè)人先通過(guò)民事訴訟渠道取得司法結(jié)論，再由行政機(jī)關(guān)根據(jù)司法判決結(jié)果處理該案。
升達(dá)公司隨后向臺(tái)州市中級(jí)人民法院提起民事訴訟。法院審理后認(rèn)為，史某只是復(fù)合地板分項(xiàng)工程的施工承包人，其購(gòu)買地板的目的在于工程裝修而非銷售，因此其并非該批地板的生產(chǎn)者或銷售商，原告要求史某停止侵權(quán)行為的訴求缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，于2005年9月26日作出駁回訴訟請(qǐng)求的判決。一審宣判后，原告不服提起上訴。二審法院認(rèn)為史某的行為屬于承攬行為，不屬于《商標(biāo)法》意義上的銷售，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，于2006年7月12日駁回上訴。
思考
中國(guó)商標(biāo)查詢本案中史某在接受調(diào)查時(shí)，對(duì)其是否明知所購(gòu)地板為，侵權(quán)地板這一問(wèn)題予以否認(rèn)，唯一能推斷其“明知”的只有高額差價(jià)這一間接證據(jù)；且史某的行為又不屬于倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等行為，不符合《條例》第五十條第(二)項(xiàng)規(guī)定的行為特征，故前述第一種意見(jiàn)也不‘洽當(dāng)。法院“不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)”的判決理由在直接否定第二種意見(jiàn)的同時(shí)，也間接否定了第一種意見(jiàn)。
筆者對(duì)法院的判決亦感到困惑。筆者認(rèn)為，史某既不是地板的最終使用者，又有通過(guò)冒牌產(chǎn)品與正品之間高額差價(jià)來(lái)謀取暴利的事實(shí)和主觀目的，其行為是披著“承攬”外衣的變相銷售行為，應(yīng)當(dāng)定性為商標(biāo)侵權(quán)行為。
目前，在不少建筑工程中，承包人為了獲取高額利潤(rùn)，像史某一樣將假冒的地板、電纜、插座、門窗等建筑工程附屬商品使用在承建項(xiàng)目上的現(xiàn)象頻繁發(fā)生，而法院的上述判、決等于認(rèn)可了借“承攬”之名行“侵權(quán)”之實(shí)的合法性，這顯然不利于保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人的合法權(quán)益。類似情形究竟應(yīng)如何定性處罰，已經(jīng)成為當(dāng)前商標(biāo)行政執(zhí)法領(lǐng)域需要研究探討并盡快得出結(jié)論的問(wèn)題。
